Quelles questions se poser lors du choix de sa marque et avant le dépôt à l'INPI ?

Au cours de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à choisir la marque qui servira à désigner les biens et services que vous proposez.

Une fois l’enregistrement de la marque effectué, vous pourrez vous prévaloir d’une utilisation exclusive de celle-ci, évinçant ainsi les tiers qui entendraient reprendre votre marque sans votre accord préalable.    

Mais encore faut-il s’arrêter sur le bon choix de marque. En effet, vous devrez vous assurer que votre marque présente toutes les conditions de validité pour ne pas risquer un contentieux qui pourrait déboucher sur une condamnation vous obligeant à changer de marque.

Voici quelques indications à suivre.

Règle n°1 : La marque doit être « distinctive » c’est-à-dire qu’elle ne peut pas se contenter de décrire le produit ou service concerné.

Il ne faut pas que le choix de la marque confisque un/des mot(s) qui évoque(nt) le produit ou service concerné et dont un autre acteur du marché aurait nécessairement besoin.

Par exemple, RENT A CAR, déposé à l’INPI a été déclarée comme étant une marque nulle par la justice, car n’ayant pas de distinctivité.

Règle n°2 : La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public.

Il ne faut pas vous servir de la référence à un terme choquant afin de promouvoir vos produits ou services et donc afin de fixer votre choix de marque.

Par exemple, l’INPI a refusé l’enregistrement des marques PRAY FOR PARIS et JE SUIS PARIS suite aux attentats de 2015, au motif d’une contrariété avec l’ordre public.

Règle n°3 : La marque ne doit pas être trompeuse ou déceptive

Cela signifie que la marque choisie ne peut pas induire le public en erreur quant à la nature, la provenance ou la qualité du produit ou service proposé.

Par exemple, la marque "supermint" a été considérée comme trompeuse dans la mesure où elle ne désignait aucun produit mentholé ou à base de menthe.

Règle n°4 : La marque ne doit pas entrer en conflit avec une marque antérieure en la reprenant à l’identique pour désigner les mêmes produits/services.

La marque ne doit pas non plus être similaire ou désigner des produits/services similaires à ceux d’une marque antérieure, dès lors qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du public (c'est à dire pour une personne d’attention moyenne).

La marque ne doit pas non plus entrer en conflit avec une dénomination, raison sociale, nom commercial, enseigne et non de domaine dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Règle n°4 : Une fois enregistrée, la marque doit être effectivement exploitée dans les classes retenues lors du dépôt.

La marque enregistrée mais qui n’est pas sérieusement exploitée durant une période ininterrompue de 5 ans, expose son titulaire à être déchu de ses droits sur la marque au terme d’une procédure judiciaire, qui peut être initiée par toute personne intéressée.

Un de vos concurrents peut donc tout à fait demander à voir reconnaître la déchéance de vos droits s’il estime que vous bloquez la disponibilité d’une marque afin de priver un autre opérateur de la possibilité de la déposer et l’exploiter réellement.

Une question ? Contactez le cabinet pour en savoir plus.